经办律师：成都办公室  韩冬  谢栋才

威马中德汽车科技成都有限公司(以下简称威马成都公司)、威马汽车科技集团有限公司(以下简称威马集团公司)、威马智慧出行科技（上海）股份有限公司（(以下简称威马上海公司)主张，2018年10月，成都高原汽车工业有限公司(以下简称高原汽车公司)向四川省高级人民法院起诉称，威马成都公司申请的8项专利系其前员工利用在高原汽车公司工作期间所掌握的技术秘密所获得的专利，威马成都公司侵害其商业秘密，该案为(2018)川民初121号案(以下简称121号案)。其中201610634961.7号专利(以下简称961.7号专利)已于2019年11月15日被国家知识产权局驳回申请。立案后，高原汽车公司先后追加威马集团公司、威马上海公司为该案被告，并提交了补充证据，涉及威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司(以下简称威马三公司)的33项专利。其中，201620823420.4号专利(以下简称420.4号专利)因威马集团公司为避免重复授权放弃专利权。高原汽车公司在121号案开庭审理后撤诉，使得其是否行使诉权的意思表示回归到了一种不确定的状态，也导致威马三公司是否侵害其商业秘密处于不确定状态。

威马三公司于2020年1月10日向高原汽车公司邮寄催告函，书面催告高原汽车公司明确真实意图并行使诉权，但其签收满一个月后未作任何回应，故威马三公司向四川省成都市中级人民法院起诉请求确认高原汽车公司对其于121号案中主张的商业秘密不享有任何权利，威马三公司未实施侵害高原汽车公司商业秘密的不正当竞争行为、未侵害高原汽车公司任何权利，即威马三公司所申请的41项专利未侵害高原汽车公司在121号案中所主张的10个技术秘密。

成都市中级人民法院认定，高原汽车公司及其关联公司在本案起诉前，于2019年5月16日左右就前述8项专利及其他34项专利，向浙江省杭州市中级人民法院提起了42件专利权权属纠纷，以威马三公司及其员工不法获取技术资料、信息进而申请专利为由，要求确认前述专利申请权或专利权归高原汽车公司及其关联公司所有，该批案件后因管辖争议而移送至上海知识产权法院审理。因此，就诉争8项专利的技术获取、专利申请行为侵害高原汽车公司商业秘密的警告，高原汽车公司已在催告时间之前提起诉讼。据此，四川省成都市中级人民法院于2021年6月29日作出(2020)川O1民初1474号民事裁定：驳回威马三公司的起诉。威马三公司不服，向最高人民法院提起上诉，请求撤销原裁定，责令一审法院继续审理。

威马成都公司、威马集团公司上诉主张，催告函涉及8项专利，上海知识产权法院仅立案受理高原汽车公司对其中7项专利的专利权或专利申请权权属提起的诉讼(以下简称上知系列案),高原汽车公司对961.7号专利并未提起诉讼。且上知系列案审理范围无法覆盖本案。上知系列案的案由为专利权或专利申请权权属纠纷，而本案系侵害商业秘密纠纷的确认不侵害知识产权纠纷，属侵权纠纷，两者性质及案由不同。威马上海公司除威马成都公司、威马集团公司前述提及的理由外，还认为上知系列案中威马上海公司并非案件当事人，因此，即使上知系列案与本案所涉及的专利存在部分重合，仍无法解决威马上海公司关于催告函中涉及的8项专利权利不稳定及威马上海公司不侵权的主张。

最高人民法院于2022年6月10日作出(2021)最高法知民终2460号民事裁定：驳回上诉，维持原裁定。

（一）争议焦点

威马公司提起的确认不侵害知识产权之诉，是否符合法定的起诉条件？具体包括：

1.高原汽车公司是否发出了侵权警告？

2.威马公司是否发出了有效催告？

3.高原汽车公司是否在合理期限内提起了诉讼？

（二）核心难点

难点一：《知识产权民事证据规定》第五条“合理期限内提起诉讼”的认定标准模糊

对“提起诉讼”能否做扩大解释，当权利人提起的诉讼案由（专利申请权纠纷与专利权权属纠纷）与被警告人提起的诉讼案由（确认不侵害知识产权纠纷）不同时，能否认定权利人提起的为“实质解决双方争议”的诉讼。

难点二：催告函范围界定及诉讼主体、诉请范围确定

明确催告函的范围系载明的121案件中第一次主张权利的8项专利，还是121号案中所主张的25项专利（第一次主张权利的8项专利、第二次主张权利的17项专利），亦或是121案涉及的41项专利（第一次主张权利的8项专利、第二次主张权利的17项专利、121号案涉及的16项专利）。确定威马三家公司是否因此获得起诉资格。

对该41项专利中，961.7号专利被驳回申请、420.4号专利失效后，高原汽车公司未就该两项专利提起诉权，是否视为撤回侵权警告。

难点三：本案与上知案件关联关系的处理分歧

威马成都公司、威马集团公司主张因成都中院未中止一审审理，故本案与上知案件系不同案件，即使二者存在关联，也应中止审理本案。上知案件的确权之诉是否涵盖威马成都公司、威马集团公司、威马上海公司侵权警告中涉及的相关知识产权客体。

核心策略：紧扣确认不侵权之诉的制度目的，论证我方已在“合理期限内”通过“权属纠纷”之诉“实质性地解决了争议”。

1.对“提起诉讼”作符合立法目的的广义解释

“提起诉讼”不限于侵权之诉，凡能实质解决争议、消除被警告人不安状态的诉讼形式（如权属纠纷）均应认定。我方提起的专利权属纠纷，正是以判断技术成果归属为核心，直接决定是否侵权这一前提性问题。

最高法采纳：裁判要点明确“‘提起诉讼’应当包含可以实质解决双方争议、消除被警告人不安状态的所有诉讼形式……如果权利人提起的确权之诉涵盖了侵权警告中涉及的相关知识产权客体，则应当认定权利人已经‘提起诉讼’。”

2.权属纠纷在时间与范围上全面覆盖警告事项

我方在威马公司发出催告函前，早已就涉案41项专利中的有效专利提起权属纠纷诉讼（上知系列案），该系列案与121号商业秘密案基于完全相同的事实基础——威马公司是否非法获取并利用我方技术成果申请专利。因此，我方已在“合理期限内”启动实质法律程序。

最高法采纳：认定我方提起权属纠纷的时间早于催告函，且审理范围均以判断技术成果归属为前提，应认定已在合理期限内提起了诉讼。

3.精准处理因专利状态变化导致的“警告”效力问题

对于已被驳回（961.7号）或已放弃（420.4号）的专利，权利客体已不存在，我方客观上无法也无须再提起权属诉讼，此行为应视为撤回针对该两项技术方案的侵权警告。

最高法采纳：认定因专利被驳回或失效而未提起诉讼，“可以视为高原汽车公司已经撤回针对[该]专利所涉技术方案的侵权警告”。

4.厘清程序关系，否定中止审理主张

确认不侵权之诉的起诉条件是否满足应独立审查，我方的权属诉讼已实质解决争议，本案起诉条件自始不具备，无需等待权属诉讼结果，更不应中止审理。

最高法采纳：指出因起诉条件不满足，“诉讼自始不能成立”，威马公司主张中止审理“无事实和法律依据”。

（一）裁判结果

最高人民法院作出终审裁定：驳回上诉，维持原裁定。即驳回了威马公司的起诉。

（二）法律价值

本案已入选最高人民法院首批“人民法院案例库”（入库编号：2023-13-2-169-004），其裁判规则对全国法院审理同类案件具有指导性参考价值。核心贡献在于：

1.明确“合理期限内提起诉讼”的认定规则：首次系统阐释了在确认不侵权之诉中，对“提起诉讼”应作广义理解，囊括了侵权之诉、确权之诉等能实质解决争议的各种诉讼形式。这为平衡权利人与被警告人利益提供了清晰的裁判指引。

2.划定了知识产权权利滥用的边界：本案在防止权利人滥用警告的同时，也认可了权利人选择多元诉讼维权的权利。我方通过提起权属诉讼，有效阻却了对方的确认不侵权之诉，避免了陷入被动应诉的局面，充分维护了自身合法权益。

3.统一了关联案件的程序处理标准：明确了当权属纠纷能够覆盖争议时，确认不侵权之诉的起诉条件不成立，无需中止审理，可直接驳回，提高了司法效率。

（一）深刻理解确认不侵权之诉的制度本质：该制度的目的是消除“不安”，而非创设新的诉权。代理此类案件，要跳出“侵权-不侵权”的二元思维，从“争议是否已实质进入司法解决轨道”这一更高维度构建防御体系。

（二）回归立法目的，进行价值判断：在法律规则模糊地带，回归制度设立的初衷进行论证，往往能获得认同。本案中对“提起诉讼”的扩大解释，正是从平衡双方利益、解决实质争议的立法目的出发，最终被最高法采纳为裁判规则。